Проблема однородности при расширительном применении правовой охраны общеизвестного товарного знака

• БАГЯН Сергей АрамовичФедеральный институт промышленной собственности, Москва, Россия Ведущий государственный эксперт по интеллектуальной собственности, аспирант Российской государственной академии интеллектуальной собственностиSergeiBagyan2024@yandex.ru

Нормативное закрепление расширительного применения правовой охраны общеизвестного товарного знака на практике приводит к различным правоприменительным подходам при установлении однородности с товарами и услугам общеизвестного товарного знака. Автор приводит критерии по однородности, которыми необходимо руководствоваться в случае установления сходства с общеизвестным товарным знаком.

Ключевые слова: общеизвестный товарный знак, товарный знак

Одно из оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) является его сходство с заявленными ранее обозначениями делопроизводство, по которым не завершено, а также с зарегистрированными товарными знаками и международными регистрациями с ранней датой приоритета.

Вопросы сходства сравниваемых обозначений и определения однородности в отношении товаров и услуг не требует специальных знаний. 1 1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23 апреля 2019 года «О У владельца общеизвестного товарного знака в Российской Федерации есть возможность расширительного применения его правовой охраны. Выражается эта расширительное толкование в возможности признания однородными даже тех товаров, в отношении которых общеизвестный товарный знак не зарегистрирован. Таким образом, «правообладатель ОТЗ может и не обладать факторами производства и не осуществлять применении части четвертой Гражданского кодекса хозяйственную деятельность в отношении товаров и услуг, для которых не будет допускаться регистрация иных обозначений». [2] В вопросах сходства заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком возникают различные подходы в толковании расширительного применения правовой охраны общеизвестного товарного знака.

По результатам рассмотрения заявки под №2023708510 «», поданной в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, Роспатентом было вынесено решение об отказе на основании п. 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно заявленное обозначение было признано сходным с серией товарных знаков, в том числе в отношении общеизвестного товарного знака «» под №227, который признан общеизвестным в отношении товаров 20 класса МКТУ – диваны.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2024 поступило возражение 1 на решение Роспатента по результатам рассмотрения которого, в части сходства заявленного обозначения с общеизвестным товарным знаком под № 227, было признано, что вероятность смешения товаров 20 класса МКТУ «диваны» с товарам 14 класса МКТУ отсутствует, однако в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, угроза смешения обозначения присутствует.

В данном случае действительно сложно поспорить с выводом, что товары 14 класса МКТУ являются не однородными с товарами 20 класса МКТУ. Вместе с тем, по мнению автора, не до конца был учтен фактор неохраняемого словесного элемента «JEWELRY», который также усиливает разграничение ювелирной и мебельной деятельности.

Прежде чем признать товары и/или услуги однородными друг другу, следует установить факт смешения сравниваемых обозначений. Возможны ситуации, когда перечень заявленных товаров и/ или услуг подвергается корректировке из-за возможного введения в заблуждение относительно изготовителя. Вместе с тем, правоприменительная практика может идти по пути корректировки перечня даже в отсутствие сходства и введения в заблуждение относительно изготовителя.

Например, в отношении зарегистрированного товарного знака под №288922 «ИНТЕЛКОМ» 1 было подано возражение 2 против предоставления правовой охраны товарному знаку, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США. В возражении заявитель указал на сходство оспариваемого товарного знака с серией знаков с элементом «ИНТЕЛ/INTEL», а также общеизвестным товарным знаком под № 22, который признан общеизвестным с 01.03.1997 года в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Также заявитель выразил просьбу, что товарный знак под №288922 способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Палата по патентным спорам установила следующее:

- словесный элемент «ИНТЕЛКОМ», ни обозначение в целом не несут в себе информации в отношении перечня товаров и услуг и их производителя, что не позволяет сделать вывод, что оно способно вводить в заблуждение потребителя; - сравнительный анализ словесных элементов «ИНТЕЛКОМ» и «ИНТЕЛ/INTEL» имеют фонетическое отличие. Элемент «КОМ» усиливает это фонетическое отличие; - основным фактором, влияющим на возможность смешения товарных знаков, является совпадение областей деятельности, в которых они применяются и регистрация общеизвестного товарного знака под № 22. В связи с чем, в случае маркировки данными обозначениями товаров, относящихся к вычислительной технике (комплектующим к ним), усматривается возможность ассоциирования обозначений «ИНТЕЛКОМ» и INTEL» и смешение этих знаков в отношении товаров «схемы интегральные, устройства для обработки информации, устройства считывающие (оборудование для обработки информации)».

Таким образом, Палата по патентным спорам признала тот факт, что смешение товаров между разными изготовителями возможно, даже если сравниваемые обозначения не сходны между собой и отсутствует введение в заблуждение относительно изготовителя. В качестве критерия для корректировки перечня и признания однородности может выступать фактор совпадения общей деятельности в сфере вычислительных машин и наличие общеизвестного товарного знака под №22, что в совокупности послужило основанием для вывода о возможном ассоциировании между собой обозначений «ИНТЕЛКОМ» и INTEL».

А вот по результатам возражения 3 по заявке под №2017745649 «», поданной в отношении товаров и услуг 09, 37, 40, 42 2 классов МКТУ. Её сходство с серией товарных знаков и общеизвестными товарными знаками Интел Корпорейшн было установлено. Хотя включенный в состав заявленного обозначения элемент «ДОР» также фонетически удлиняет восприятие заявленного обозначения, как в случае с «ИНТЕЛКОМ». Кроме того, элемент «ДОР» может восприниматься с дорожной деятельностью заявителя, что в свою очередь исключает применения критерия общей сферы деятельности. Помимо этого, заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование заявителя. Однако было принято решение отказать в удовлетворении возражения ООО «ИНТЕЛДОР», поступившего 04.09.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 08.05.2019.

Рассмотрим еще одно административное дело 1 по оспариванию товарного знака по заявке №2004717671 с приоритетом от 06.08.2004 за №281297 на имя Закрытого акционерного общества «Интелдрайв» в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в том числе в отношении услуг по продвижению. Как и в предыдущих вышеперечисленных примерах лицом, подавшем возражение была компания Интел Корпорейшн.

По итогам рассмотрения данного возражения Палатой по патентным спорам было установлено: - словесный элемент «ИНТЕЛДРАЙВ» не способен вводить в заблуждение относительно товаров и его изготовителя; - фонетическое отличие словесных элементов «ИНТЕЛДРАЙВ» и «INTEL/ИНТЕЛ», которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами (3 и 2 слога) и произношение каждого из них в данных словах имеет большое значение; - доводы лица, подавшего возражение, о возможности смешения оспариваемого товарного знака с общеизвестным товарным знаком №22 не основана на фактических данных, поскольку, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров и услуг, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей.

Палата по патентным спорам решила: отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №281297.

Приведенные примеры в вопросах сходства общеизвестного товарного знака с простыми товарными знаками показывают различные толкования и подходы в применимых критериях, как в определении сходства, так и в однородности. Терещенко О.И. считает, что «при оценке сходства обозначений одним из важнейших крите- 1 риев является ассоциативность обозначений друг с другом в умах потребителей. Вопрос – могут ли обозначения быть спутаны потребителем в реальном товарообороте – является важнейшим и первостепенным критерием для решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака. Ответ возможно дать, используя не столько инертные конструкции по оценке обозначений, согласно зафиксированным критериям сходства, сколько всесторонний анализ действительных обстоятельств. Словом, определять сходство по строгим критериям может и машина, а вот оценить комплексно действительную угрозу для правообладателя уже состоявшегося товарного знака может только эксперт» [7].

Однако анализ сходства в рамках одного общеизвестного товарного знака «INTEL» c обозначениями «ИНТЕЛКОМ», «ИНТЕЛДОР», «ИНТЕЛДРАЙВ» показал, что было установлено фонетическое отличие сравниваемых обозначениях. При этом в рамках делопроизводства по обозначениям «ИНТЕЛКОМ» и «ИНТЕЛДОР» решающую роль в усмотрении смешения сыграла область деятельности как заявителя, так и правообладателей товарных знаков. Однако по делу «ИНТЕЛДРАЙВ» не были признаны однородными услуги 35 класса МКТУ по продвижению с товарами 09 класса МКТУ, как это было в рамках делопроизводства по делу «», где услуги 35 класса МКТУ по продвижению были признаны однородными с товарами 20 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что потребители, зная об известности того или иного товарного знака не спутают его с другим, поскольку знают точно, что они хотят приобрести. С товарами технического назначения риск спонтанных покупок низкий. Тот, кто захочет пойти купить микропроцессоры ИНТЕЛ, не перепутает его и не купит микропроцессор ИНТЕЛДОР.

По административному делу

2

по заявке под

№2018702044 «БАРБАРИСОВАЯ РАДОСТЬ» в отношении товаров 30 класса МКТУ было вынесено решение об отказе в регистрации на основании его сходства с общеизвестным товарным знаком под №116 (признан общеизвестным в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты (карамель)»), а также товарным знаком «БАРБА- РИС» по свидетельству №137558 (хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. По итогам рассмотрения возражения коллегия пришла к следующему заключению:

2

- сходство сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия; - коллегией установлена неоднородность части заявленных товаров 30 класса МКТУ с товарами 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, целесообразно в вопросах с однородностью с общеизвестным товарным знаком руководствоваться следующими критериями:

1) основополагающим фактором должна служить реальная однородность товаров в сравниваемых обозначениях; 2) в случае если, смешения в части товаров не усматривается, то не надо притягивать услуги, которые не являются в той или иной степени сопутствующими. В приведенном примере по делу не надо было притягивать услуги 35 класса, связанные с продвижением, так как в целом было установлено отсутствие смешения товаров 14 класса МКТУ с товарами 20 класса МКТУ.

3) необходимо учитывать роль неохраняемых словесных элементов в составе того обозначения, которое признано сходным с общеизвестным. В том числе, в вопросах установления области деятельности. В случае, когда не усматривается сходство сравниваемых обозначений и единственным критерием является исключительно общая сфера деятельности необходимо подтверждение, что такая степень смешения среди потребителей возможна. Подтвердить факт реального товаросмешения на рынке возможно согласно социологическому опросу.

4) при притягивании услуг по отношению к товарам, которые признаны общеизвестными необходимо руководствоваться их взаимосвязанностью. В случае с товарами 20 класса МКТУ общеизвестного товарного знака №227 взаимосвязанными услугами могут выступать услуги 40 класса МКТУ обработка древесины; сборка изделий на заказ для третьих лиц; распиловка материалов», услуги 37 класса МКТУ «реставрация мебели; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; уход за мебелью; обивка мебели». Таким образом, расширительный характер правовой охраны общеизвестного товарного знака будет выражен в признании однородными взаимосвязанных услуг к товарам, в отношении которых установлен статус общеизвестных. Данный подход применим и в отношении общеизвестных услуг к товарам. Например делопроизводство по заявке под № 2020777055 1 «СМАК-ТАЙМ» в отно- 1 шении товаров 30 класса МКТУ. В данном административном деле коллегия признала обоснованным сходство с общеизвестным товарным знаком «СМАК» под №161, признанным общеизвестным в отношении услуг 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные; передачи развлекательные телевизионные кулинарные», а также обоснованность в однородности услуг 41 класса МКТУ к товарам 30 класса МКТУ, поскольку общеизвестность признана в отношении телевизионной программы о кулинарии, а заявленные товары 30 класса МКТУ являются пищевой продукцией, то усматривается ассоциирование сравниваемых обозначений, так как потребитель может связывать их с одним и тем же лицом.

Выработка единых подходов в вопросах признания сходства и однородности с общеизвестным товарным знаком позволит сократить сроки проведения экспертизы заявленного обозначения, а также даст заявителям понимание при формировании перечня товаров и услуг при подаче заявки.

Список литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс] URL: https://www.vsrf.ru/ documents/own/27773 (дата обращения 15.02.2025)
2. Багян, С. А. Правовая привилегия правообладателя общеизвестного товарного знака / С. А. Багян // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2024. – № 4. – С. 142- 153.
3. Открытые ресурсы [Электронный ресурс] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2024/ 01.08.2024/2024В00616.pdf (дата обращения 20.02.2025).
4. Открытые ресурсы [Электронный ресурс] URL: https://www.fips.ru/pps/11_03_09/intelkom.pdf (дата обращения 20.02.2025).
5. Открытые ресурсы [Электронный ресурс] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/ 19.10.2019/2019В01999.pdf (дата обращения 20.02.2025).
6. Открытые ресурсы [Электронный ресурс] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2009/ RUTM-281297-2009.03.06/RUTM-281297- 2009.03.06.pdf (дата обращения 20.02.2025).
7. Терещенко, О. И. Экспертиза товарных знаков: от формальностей к реальности (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ) / О. И. Терещенко // Политика, государство и право. – 2013. – № 10(22). – С. 6.
8. Открытые ресурсы [Электронный ресурс] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2019/ 28.05.2019/2019В00168.pdf (дата обращения 20.02.2025).
9. Открытые ресурсы [Электронный ресурс] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2022/ 24.09.2022/2022В01709.pdf (дата обращения 20.02.2025). Spisok literatury:
10. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii №10 ot 23 aprelya 2019 goda «O primenenii chasti chetvertoj Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii» // [Elektronnyj resurs] URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/27773 (data obrashcheniya 15.02.2025)
11. Bagyan, S. A. Pravovaya privilegiya pravoobladatelya obshcheizvestnogo tovarnogo znaka / S. A. Bagyan // Kopirajt (vestnik Akademii intellektual’noj sobstvennosti). – 2024. – № 4. – S. 142-153.
12. Otkrytye resursy [Elektronnyj resurs] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/ PPS/2024/01.08.2024/2024V00616.pdf (data obrashcheniya 20.02.2025).
13. Otkrytye resursy [Elektronnyj resurs] URL: https://www.fips.ru/pps/11_03_09/intelkom.pdf (data obrashcheniya 20.02.2025).
14. Otkrytye resursy [Elektronnyj resurs] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/ PPS/2019/19.10.2019/2019V01999.pdf (data obrashcheniya 20.02.2025).
15. Otkrytye resursy [Elektronnyj resurs] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PPS/2009/ RUTM-281297-2009.03.06/RUTM-281297- 2009.03.06.pdf (data obrashcheniya 20.02.2025).
16. Tereshchenko, O. I. Ekspertiza tovarnyh znakov: ot formal’nostej k real’nosti (punkt 6 stat’i 1483 GK RF) / O. I. Tereshchenko // Politika, gosudarstvo i pravo. – 2013. – № 10(22). – S. 6.
17. Otkrytye resursy [Elektronnyj resurs] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/ PPS/2019/28.05.2019/2019V00168.pdf (data obrashcheniya 20.02.2025).
18. Otkrytye resursy [Elektronnyj resurs] URL: https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/ PPS/2022/24.09.2022/2022V01709.pdf (data obrashcheniya 20.02.2025).

Скачать