Критерии квалификации использования товарного знака на территории конкретного государства посредством сети интернет

• РАТНИКОВ Д.А.Аспирант ФГБОУ РГАИСmail@law-books.ru

Статья посвящена проблеме определения территории использования товарного знака, при индивидуализации товаров и услуг в Интернете. Автор анализирует факторы, учитываемые судами при квалификации использования товарного знака на территории конкретного государства в связи с использованием товарных знаков в Интернете. Автор поднимает вопрос соотношения глобального характера Интернета и территориального принципа охраны товарных знаков. Производится анализ судебных решений иностранных судов, которыми были выработаны правила, позволяющие определить использование товарного знака в сети Интернет как осуществленное на территории конкретного государства. Кроме того, автор выдвигает собственные предложения относительно учета судами дополнительных факторов при квалификации использования товарных знаков в Интернете как осуществленного на территории конкретного государства. Вместе с тем автор указывает на незавершенность процесса становления судебной практики по вышеуказанному вопросу.

Ключевые слова: интеллектуальные права, промышленная собственность, товарные знаки, Интернет, судебные решения, использование товарного знака

Вжизни современного человека Интернет занял настолько значительную нишу, что трудно себе представить тот факт, что раньше наша жизнь протекала без этого феномена.

Значительное количество покупок происходит при непосредственном использовании Интернета. Глобальный характер позволяет заказывать товары из других стран, посредством тех возможностей, которые нам предоставляет мировая паутина, например через маркетплейсы.

Глобальность – то слово, которое характеризует Интернет. Вы можете покупать и продавать товары, не выходя из комнаты, что значительно упрощает экономический оборот.

10.24412/2076-1503-2025-3-293-297 Вместе с тем практически все товары продаются под обозначениями, которые зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Соглашение ТРИПС определяет товарный знак как любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров.

Вместе с тем во втором пункте указанной статьи сказано, что правила, применяемые к товарным знакам, равно применяются к знакам обслуживания, в связи с чем для удобства изложения в настоящий работе будет использоваться понятие «товарный знак».

Профессор Суханов Е.А. отмечает, что «после регистрации в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным субъектом, который приобретает возможность его исключительного (эксклюзивного) использования для обозначения товаров (услуг) определенного вида».

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено, среди прочего, путем его размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Один из принципов охраны товарного знака – это принцип территориальности, который подразумевает, что обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, получает соответствующую правовую охрану на определенной территории. Например, если обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака только на территории Российской Федерации, то, соответственно, охраняться такое обозначение будет только на территории этого государства.

В других государствах на такое обозначение исключительных прав не возникает, либо они могут возникнуть в отношении другого субъекта, если не позаботиться о регистрации такого товарного знака на своё имя. Принимая во внимание повсеместное использование возможностей Интернета для коммерческой деятельности, а также тенденцию к ежегодному росту регистрации товарных знаков, возникает вопрос соотношения глобального характера Интернета и территориального принципа охраны товарных знаков.

Как определить, на территории какого государства происходит незаконное использование товарного знака? Законодательство какой страны должно применяться? Какому суду будет подсуден спор о нарушении исключительного права?

Парижская конвенция по охране промышленной собственности не дает ответа на вопрос относительно подсудности споров, ограничиваясь требованием к странам Союза обеспечить возможность защиты правообладателям своих прав. Нормы большинства государств позволяют подавать иски о нарушении прав по месту нахождения ответчика или месту нахождения его имущества. Соответственно, логично предположить, что при нарушении исключительного права подавать исковое заявление необходимо в соответствующий суд, находящийся на территории страны, где происходит, например, незаконное использование товарного знака.

Вместе с тем, учитывая возможность регистрации товарного знака сразу на территории нескольких государств как отдельно в каждом, так и с помощью подачи единой заявки, используя Мадридскую систему регистрации товарных знаков, наличие факта предложения товаров к продаже на Интернет-сайте может нарушить исключительное право правообладателя на территории нескольких стран.

В таком случае защита своего исключительного права может стать для правообладателя достаточно затратным и неудобным процессом, поскольку ему придется инициировать судебные разбирательства во всех странах, где происходит нарушение.

Таким образом, в каждой стране будет применяться своё национальное законодательство, а главная задача правообладателя будет доказать, что неправомерное использование было осуществлено именно на территории страны, где разрешается спор. Помимо споров, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак необходимость установления территории, на которой осуществляется использование товарного знака посредством сети Интернет, может понадобиться в спорах, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Так, в соответствии со статьей 1468 ГК РФ, в спорах о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием, именно на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака, в связи с чем при доказывании использования товарного знака в Интернете, ему необходимо будет доказать, что оно имело место именно на территории Российской Федерации.

Таким образом, мы можем увидеть как глобальность Интернета входит в противоречие с национальным принципом охраны товарного знака, в связи с чем до сих пор не сложилось единого понимания, как установить использование товарного знака на территории конкретного государства при использовании его в сети Интернет.

На настоящий момент в Российской Федерации отсутствует судебная практика, которая бы затрагивала установление территории использования товарного знака при его размещении в сети Интернет. Вместе с тем такая практика есть в зарубежных странах.

Иностранные суды выработали несколько положений в связи с разрешением споров такого характера.

Во-первых, сама по себе возможность открыть сайт, находясь на территории конкретного государства, ещё не означает, что можно говорить об использовании товарного знака на этой территории. Данное правило отражено в нескольких судебных делах зарубежных стран, в том числе в пункте 64 решения Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу C-324/09 «L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others», пункте 69 решения Большой палаты Европейского суда по правам человека по объединенным делам Можно согласиться с данной позицией, поскольку возможность получить доступ к конкретному сайту означает только техническую возможность его посещения, что само по себе не свидетельствует о том, что, например, товары предлагаются для продажи всем, кто может попасть на сайт. С другой стороны, может иметь место и обратная ситуация, когда сайт может быть недоступен на определенной территории по объективным причинам, однако при помощи различных технических средств, например vpn-сервисов, можно получить доступ к такому ресурсу.

Так, Решением Тверского районного суда г. Москвы от 21 марта 2022 г. по делу № 02-2473/2022 была запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской в Российской Федерации) по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации, в связи с чем доступ к приложениям можно получить только при помощи стороннего программного обеспечения.

Вместе с тем многие пользователи, находящиеся в Российской Федерации, продолжают вести предпринимательскую деятельность через вышеуказанные приложения, в том числе рекламировать товары и услуги, ориентированные на российских потребителей. Таким образом, при спорах о незаконном использовании товарных знаков на этих платформах самого по себе факта отсутствия доступа к использованию приложения на территории Российской Федерации будет недостаточно при установлении территории, на которой было использовано средство индивидуализации.

Во-вторых, необходимо определить «целевую аудиторию»: то есть установить наличие каких-либо факторов, которые являются маркерами, что предложение направлено на потребителей конкретного государства. Вместе с тем существенное значение для такой квалификации имеет информация, касающаяся географии распространения продукции или оказания услуг. Данный подход, отражен, например, в пункте 65 решения Большой палаты Европейского суда по правам При квалификации использовании товарного знака на территории конкретного государства может приниматься в расчет, в том числе, международный характер деятельности; информация, касающаяся логистики продаж, использование определенного языка или валюты (в том числе, возможность оформления и подтверждения заказов на определенном языке); указание телефонного кода конкретной страны; использование определенного домена верхнего (первого) уровня; упоминание клиентов, находящихся и ведущих свою деятельность на территории конкретного государства. Кроме того, сюда же можно отнести затраты на SEO (Search Engine Optimization), то есть оптимизацию сайта, его продвижение на поисковых системах, характерных для конкретной страны, а также статистику посещений Интернет-страницы пользователей из конкретного государства.

Вместе с тем необходимо отметить, что один язык может являться официальным в нескольких странах. Так, русский язык, помимо Российской Федерации, является также официальным в Республике Беларусь. Также в различных странах может использоваться единая официальная валюта, например, «евро» – официальная валюта стран-участниц Евросоюза. В то же время, наличие определенного домена верхнего уровня, например «RU», само по себе не означает, что информация адресована потребителям государства указанного национального домена. Так, на сайте с доменом «RU» могут содержаться вкладки, позволяющие выбрать язык сайта, а также может быть указана информация о возможности доставки товаров на территорию иных государств. В-третьих, первичными для установления территории использования товарного знака при анализе Интернет-страниц являются объективные данные, которые могут быть установлены посредством анализа и оценки информации, указанной выше. Например, может быть установлена объективная возможность доставки товара на территорию конкретного государства и возможность оплаты товара валютой этого государства.

Вместе с тем, в случае невозможности определить «целевую аудиторию» сайта с помощью объективных критериев, необходимо проанализировать намерение лица, которому принадлежит сайт, адресовать информацию конкретной категории лиц, например, гражданам определенного государства. Однако, как было справедливо отмечено в пункте 51 решения Апелляционного суда Англии и Уэльса по делу Case No: A3/2017/1059 «Argos Ltd v Argos Systems Inc», само по себе субъективное намерение владельца сайта продавать товары на территории какого-либо государства не может служить причиной для вывода об использовании товарного знака на этой территории, если сайт не предназначен для продажи на этой территории и такая продажа объективно невозможна.

Четвертым правилом, выработанным судами, является необходимость оценки всех релевантных обстоятельств, так или иначе свидетельствующих об использовании товарного знака в отношении определенной категории лиц в совокупности. Указанное правило отражено в том числе, в пункте 170 решения Апелляционного суда Англии и Уэльса по делу Case No:

Пятый критерий для квалификации использования товарного знака в отношении конкретной территории – несмотря на необходимость рассмотрения Интернет-сайта как единого целого, в некоторых случаях целесообразнее рассмотреть его детально, так как отдельные страницы сайта могут быть ориентированы на потребителей разных стран. Указанный подход отражен в пункте 51 решения Апелляционного суда Англии и Уэльса Таким образом, в совокупности, необходимо установить, способен ли среднестатистический потребитель конкретного государства, заходя на сайт, определить, что у него есть возможность покупки какого-либо товара или получения какой-либо услуги, происходящих от владельца сайта.

Подводя итог, можно сказать, что глобальность Интернета и территориальный принцип охраны товарного знака вступают в противоречие, когда имеет место нарушение исключительного права в пространстве сети Интернет.

Для установления факта использования товарного знака на определенной территории иностранными судами выработаны правила, посредством которых суду необходимо установить, ориентирована для деятельность лица, которому принадлежит сайт, на ведение бизнеса в отношении потребителей конкретной страны.

Суду следует руководствоваться следующими факторами при анализе Интернет-сайтов:

внешний вид самих страниц, где, в том числе, может содержаться информация о географии распространения продукции, производимой владельцем сайта; языки, на которых доступна информация, содержащаяся на сайте; валюта, которая используется для проведения транзакций; домен верхнего уровня; статистика посещений пользователей с территории конкретного государства; контактная информация, где может содержаться телефонный код, относящийся к конкретной стране.

Вместе с тем приведенный перечень не является исчерпывающим и, в зависимости от обстоятельств дела, должны быть учтены и иные факторы, которые могут свидетельствовать об адресации информации потребителям конкретного государства.

При этом, сама по себе возможность посещения сайта с территории государства, где находится потребитель, не говорит об использовании товарного знака на территории этого государства. Вместе с тем, представляется, что факт недоступности сайта на территории государства также не должен трактоваться судами как невозможность адресации находящейся на нем информации потребителям этой страны. Важно учитывать все обстоятельства, способные влиять на возможность потребителей воспринимать направленную на них информацию, в совокупности.

Только в таком случае суд сможет прийти к правильному выводу относительно использования товарного знака на территории конкретного государства посредством сети Интернет.

Представляется, что выработанные иностранными судами критерии для установления использования товарного знака в сети Интернет на территории конкретного государства могут быть учтены и при формировании аналогичной судебной практике в Российской Федерации.

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что судебная практика, связанная с использованием товарных знаков в Интернете, ещё находится на стадии становления, что оставляет широкое пространство для исследования этого вопроса.

Список литературы

1. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 8 декабря 2006 года № 230-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 24 ноября 2006 г. одобр. Советом Федерации Федер. Собр. РФ 8 декабря 2006 г. офиц. текст: по состоянию на 30.01.2024 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // «Закон», N 7, 1999.
3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37. С. 2818 - 2849.
4. Гражданское право: учебник в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов – 2-е изд.. перраб. и доп. – Москва: Статут 2019. – 464 c.
5. Право интеллектуальной собственности. Т.3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018. – 432 с.
6. В России наблюдает рост числа заявок на регистрацию ТЗ с начала 2024 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vestnikip.ru/ news/7184/ (дата обращения: 10.06.2024).
7. Решение Тверского районного суда г. Москвы от 21 марта 2022 г. по делу N 02-2473/2022 -М-1527/2022 // URL: https://www.garant.ru/ files/6/6/1660666/reshenietverskogorayonnogosuda gmoskvyot21marta2022gpodelun0224732022.pdf
8. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) of 09 October 2018. Argos Ltd v Argos Systems Inc. Case No: A3/2017/1059 // URL: https:// www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2211.html;
9. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) of 24 November 2017. Merck KGaA v Merck Sharp & Dohme Corp & Ors. Case No: A3/2016/1428 and A3/2016/1442 // URL: https://www.bailii.org/ew/ cases/EWCA/Civ/2017/1834.html;
10. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 2011. L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. Case C-324/09 // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ TXT/?uri=CELEX:62009CJ0324;
11. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 December 2010. Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-144/09). Joined cases C-585/08 and C-144/09 // URL: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX:62008CJ0585. Spisok literatury:
12. Grazhdanskij kodeks RF (chast` chetvertaya) ot 8 dekabrya 2006 goda № 230-FZ [E`lektronny `j resurs]: prinyat Gos. Dumoj Feder. Sobr. RF 24 noyabrya 2006 g. odobr. Sovetom Federacii Feder. Sobr. RF 8 dekabrya 2006 g. oficz. tekst: po sostoyaniyu na 30.01.2024 g. – Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy` «Konsul`tantPlyus».
13. Konvenciya po oxrane promy`shlennoj sobstvennosti (Zaklyuchena v Parizhe 20.03.1883) (red. ot 02.10.1979) // «Zakon», N 7, 1999.
14. Soglashenie po torgovy`m aspektam prav intellektual`noj sobstvennosti (TRIPS) (Zaklyucheno v g. Marrakeshe 15.04.1994) (s izm. ot 06.12.2005) // Sobranie zakonodatel`stva RF. 10 sentyabrya 2012 g. N 37. S. 2818 - 2849.
15. Grazhdanskoe pravo: uchebnik v 4 t. / otv. red. E.A. Suxanov – 2-e izd.. perrab. i dop. – Moskva: Statut 2019. – 464 c.
16. Pravo intellektual`noj sobstvennosti. T.3. Sredstva individualizacii: Uchebnik / Pod obshh. red. d.yu.n., prof. L.A. Novoselovoj. – M.: Statut, 2018. – 432 s.
17. V Rossii nablyudaet rost chisla zayavok na registraciyu TZ s nachala 2024 goda [E`lektronny`j resurs] – Rezhim dostupa: https://vestnikip.ru/ news/7184/ (data obrashheniya: 10.06.2024).
18. Reshenie Tverskogo rajonnogo suda g. Moskvy` ot 21 marta 2022 g. po delu N 02-2473/2022 -M-1527/2022 // URL: https://www.garant.ru/ files/6/6/1660666/reshenietverskogorayonnogosudagmoskvyot 21marta2022gpodelun0224732022.pdf
19. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) of 09 October 2018. Argos Ltd v Argos Systems Inc. Case No: A3/2017/1059 // URL: https:// www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2211.html;
20. England and Wales Court of Appeal (Civil Division) of 24 November 2017. Merck KGaA v Merck Sharp & Dohme Corp & Ors. Case No: A3/2016/1428 and A3/2016/1442 // URL: https://www.bailii.org/ew/ cases/EWCA/Civ/2017/1834.html;
21. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 July 2011. L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. Case C-324/09 // URL: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CEL- EX:62009CJ0324;
22. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 December 2010. Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) and Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller (C-144/09). Joined cases C-585/08 and C-144/09 // URL: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-:62008CJ0585.

Скачать